第二节 特许经营中知识产权侵权的法律责任（1 / 2）

一、特许经营中商标、服务标识的侵权及法律责任

（一）侵犯特许商标或服务标识的类型

前文已经提到，消费者对产品或服务的判断和选择往往来源于对商标或服务标记的信任、满意程度，尤其在特许经营中，由于其同一性，相似的商标、服务标记的信誉显得尤为重要，可谓“一损俱损”。虽然特许人可通过特许经营协议来对受许人的商标许可使用进行监督，从而维护特许经营的良好信誉，但是维护特许人商标权的另一重要方面是当商标权遭受侵犯时，能够及时采取措施，获得充分有效的司法救济。实践中对特许商标的侵权可以分为外部侵权（第三方侵权）和内部侵权（受许人侵权）。

1.外部侵权

在实践中，受许人之外的未获得授权第三人侵犯特许人商标权的情况时有发生，最常见的就是第三人在同一种商品或类似商品上使用与特许人注册商标相同或相似的商标；或者销售明知假冒注册商标的商品；或者伪造、擅自伪造特许人注册商标，销售伪造、擅自制造的注册商标，有时也会存在进行反向假冒的情况。这些侵权行为不但会给该商标的所有人——特许人造成损害，而且也会对该商标的被许可人——受许人带来经济损失，甚至在某种意义上讲，第三人的侵权行为对受许人造成的直接损失要大于对特许人造成的损失。因此，对第三人商标侵权行为的制止，是特许人和受许人共同的要求。由于特许人是该注册商标的所有人，所以从法律关系上讲，该侵权之诉的主体应该是特许人，特许人可以以自己的名义提起诉讼。而对于受许人，一些国家的法律规定只有独占的商标许可人才能够以自己的名义向法院提起诉讼，而其他被许可人只有在经过特许人的同意后，才可以以商标人的名义起诉。如我国最高人民法院《关于审理商标注册民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第4条第2款规定：在发生注册商标专用权被侵害时，独占使用许可合同的被许可人可以向人民法院提起诉讼；排他使用许可协定的受许人可以和特许人共同起诉，也可以在特许人不起诉时，自行提起诉讼；普通使用许可协议的受许人只有经特许人明确授权才可以提起诉讼。

考虑到在现实生活中，第三人侵权往往发生在某一受许人所在的区域，该区域的受许人是侵权行为最直接的受害人，且其对该区域的法律、诉讼程序更为了解，对该侵权行为的取证更为方便，因此特许人可以考虑在特许经营协议中明确授权给受许人，即当发生第三者侵权行为时，可以由受许人以特许人的名义采取相应法律措施保护特许经营体系的利益。

需要讨论的是，在第三人侵权时，如果特许人怠于行使诉权，即既不自行起诉，也不授权受许人起诉，以致受许人的利益可能受到进一步损害；或者特许人和受许人对侵权事实是否发生存在争议，这时受许人应当以何种途径寻求救济？理论上讲，受许人应当先向特许人提出请求，在请求遭到拒绝或未在合理期限内答复时，受许人可以以自己的名义提起诉讼，因为尽管受许人不是商标所有人，但其商业利益与侵权行为紧密相关，否则其加盟特许经营便失去了意义。由此所发生的一切诉讼及相关费用均由受许人先行支付，待案件胜诉后，该笔费用应由特许人最终承担，因为特许人负有商标保护义务。同时，受许人可以追究特许人未能履行保护商标义务，维护受许人利益的违约责任。不过如果一旦败诉，因诉讼所发生的一切费用以及因不当诉讼给第三人造成的损失都应当由提起诉讼的受许人自行承担。

2.内部侵权

受许人在行使特许商标和服务标记权利时，应当依照特许合同的约定，在约定的范围或期限内合理地加以使用。而实践中，受许人往往出于自身利益，超越合同许可的范围在许可地域以外或在其他商品上使用被许可的商标，从而构成对特许使用商标或服务标记的侵权。如1993年佛罗里达州南部法院审理的巴比特电子公司诉戴维坎公司案，该案中的受许人超出合同约定商品使用特许人的特许商标。法院认为：商标许可权是指商标权人（特许人）允许受许人在约定的期限、范围内按一定的条件使用其商标，而如果受许人未能依照特许协定的规定，在协定规定的地域或商品之外使用特许商标、服务标记，则特许人不仅有权向法院提起商标侵权诉讼，还可以依据特许协议追究受许人的违约责任。

（二）侵犯特许经营商标权的几种具体形式

侵犯特许经营商标权主要有以下几种具体形式：

（1）未经特许商标所有人允许，在同一种商品或类似商品上使用与特许商标相同或相类似的商标。

（2）销售侵犯特许商标专有权的商品。

（3）伪造、擅自制造他人特许商标标识或销售伪造、擅自制造的特许商标。

（4）未经特许人同意，更换其特许商标并将该更换商标后的商品重新投入市场的，即“反向假冒”。

（5）不为当地知识产权法所允许的平行进口行为。

（6）受许人未经特许人同意，超越商标许可使用协议规定的地域范围以外使用特许商标，侵犯其他受许人商标许可使用权的行为；或者超出许可协议规定的具体方式使用受许商标。

（7）受许人未经特许人同意，在与特许经营无关的其他商品上使用被许可的商标，从而构成对特许使用商标侵权。

（8）受许人未经特许人同意，在特许经营过程中使用除许可使用商标以外的其他任何商标。

（9）未经特许人同意，受许可人将受许商标用作自己公司名称或商号的一部分。

前五种主要是第三人实施的侵权行为，后四种是受许人实施的侵犯特许人的特许商标权的行为的主要表现形式。

（三）侵犯特许商标的法律责任及救济方式

1.行政责任

特许人及受许人发现有侵犯特许商标行为的，有权要求行政主管部门负责商标侵权的处理。一旦认定侵权行为成立，主管部门可以责令侵权人立即停止侵权行为，没收、销毁侵权商品和专门用于制造侵权商品、伪造特许商标的工具，并可处以一定数量的罚金。

2.民事责任

对侵犯特许商标专有或专用权的第三人，特许人或受许人可以向法院提出诉讼，追究其民事责任。民法中规定的一般侵权责任的形式有：停止侵害、禁令、排除妨碍、返还财产、恢复原状以及赔偿损失等。部分国家还在商标法中规定了商标侵权的“即发侵权制度”，即权利人以外的人正在实施或准备实施侵权商标权的行为，该行为即将发生，若不采取措施立即制止侵权行为，将会给权利人造成无法弥补的损失，则权利人可以向法院申请诉前禁令。

在众多侵权民事责任中，各国司法实践都把损害赔偿作为主要救济手段。各国判定赔偿损失的标准和数额各有不同。以我国为例，根据我国最新修订的《商标法》，特别是根据最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（2002年10月12日最高人民法院审判委员会第1246次会议通过）的规定，确定侵权损害赔偿的数额主要有以下三种方式：

（1）按照侵权人侵犯商标所获得的利益确定。

（2）按照权利人因被侵权所受到的损失确定。这些损失包括直接损失和间接损失。直接损失为被侵权人在被侵权期间所减少的利润或者被侵权人销售正常商品的平均利润。间接损失为被侵权人承担的因调查侵权人的侵权行为所支付的代理费、调查费、律师费等合理费用。

特别需要注意的是，前述两种方法是可以选择适用的。

（3）被侵权人损失或侵权人获得的利润难以计算时，由法院根据侵权行为的情节判决给予50万元以下的赔偿。

但是对于“善意侵权人”，我国《商标法》规定其不必承担赔偿责任，除非其得知后仍继续其侵权行为。此外虽然《商标法》规定了上述三种计算方式，但并不排除当事人双方在自愿基础上商定用其他方式计算赔偿额。

对于受许人侵犯特许人商标专有权的行为，特许人或受到损害的其他受许人除了可以依据上述规定向受许人主张侵权损害赔偿外，还可以依据特许协议或商标许可使用协议的规定向侵权受许人提起违约之诉，要求其给付违约金，赔偿损失，乃至解除特许经营协议。

3.刑事责任

部分国家将部分严重侵犯商标权利人合法权益的侵权行为规定为犯罪，从刑法角度对商标权加以保护。如我国《刑法》就在“侵犯知识产权犯罪”一节中就严重侵犯注册商标专用权的行为规定了假冒注册商标罪，销售假冒注册商标的商品罪，非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪三种罪名，并指定了相应的刑事处罚责任。美国《假冒商标法》则规定：任何个人在知道假冒商标的情形下，故意或试图运送、销售假冒他人商标之商品或服务，可以被处以25万美元以下罚金或5年以下徒刑，或二者并处；如上述行为者是公司或法人，则处以100万美元以下罚金。

二、特许经营中商业秘密侵权的认定与处理

（一）商业秘密侵权的主要表现形式

在特许经营中，从事实侵权行为的主体来看，侵害商业秘密的行为有以下几种类型：

第一，受许人实施的侵害行为。

这主要是负有保密义务的受许人在特许协议签订过程、协议履行过程中以及协议期满后，违背法律或协议中保密条款或后协议保密条款的规定，擅自将其知悉的特许人的商业秘密泄露给第三人，或擅自许可他人使用。

第二，特许人或受许人的雇员实施的侵害行为。

特许人或受许人的雇员由于使用、管理等原因了解或掌握了特许人许可受许人使用的商业秘密，因此也负有保密义务。这种保密义务主要是基于与特许人或受许人之间的劳动合同而产生的，同时在劳动协议中也可能订立有竞业禁止的规定。雇员违反合同约定的保密义务或竞业禁止的义务，实施的侵害行为主要包括：擅自泄露或公开商业秘密、私自转让或允许他人使用其掌握的商业秘密、劳动合同结束后在竞业禁止期间内为与特许人有竞争关系的其他企业服务，等等。

第三，第三人实施的侵害行为。

这主要是指特许经营组织以外的第三人以窃取、贿赂、胁迫等非法手段获取商业秘密，泄露或公开非法获取的商业秘密，使用或允许他人使用非法获取的商业秘密；第三人获取、使用、泄露明知或应知他人是以非法手段获取的商业秘密的，也属于侵害特许人商业秘密的行为。当然与特许人有业务关系的单位或个人（不含受许人）违反合同约定或特许人保守商业秘密的要求，披露、使用或者允许他人使用其所掌握的特许人的商业秘密，同样构成侵权。所不同的是，与特许人有业务关系的单位或个人可以通过合法方式知悉特许人的商业秘密。

需要引起注意的是，前面论述的都是“恶意第三人”的侵害行为，在现实生活中还有“善意第三人”，即第三人在使用、披露来自第二人的商业秘密时，不清楚第二人是以不正当方式获得或违背保密义务披露的。对于这种情况下第三人是否应当承担责任，需要依各国商业秘密法的具体规定。如美国《侵权法重述》就规定，“取得商业秘密的行为人在获得有关注意之前，不因披露或使用该商业秘密而对他人承担法律责任；并且对在获得有关注意后的披露或使用对他人承担责任，除非在此之前其已经善意支付了该商业秘密的价金或改变了他的情况，以至于让他承担法律责任是不公平的”。《统一商业秘密法》规定“如果未来禁止善意第三人使用是不合理的，法院可以下达禁令，善意第三人可以以支付合理的权利金为条件继续使用。但禁令不得长于可能被禁止使用的时间”。

（二）商业秘密的法律保护途径

前文已经提到，商业秘密是特许人通过长期而获得管理技术、经营诀窍、未申请专利的专有技术、产品配方以及长期以来积累的客户名单等，它是特许人赖以开展特许经营业务的基石，故理应受到法律的保护。但与专利权相比，商业秘密保护的方法有所不同。考虑到特许经营独特的授权使用商业秘密的特点，考察各国的司法实践可以发现，目前各国主要是通过合同法、侵权法、反不正当竞争法和刑事法律对特许人的商业秘密进行间接保护。

1.合同法上的保护

对于这一点，在本章第一节中已经详细地论述了特许经营协议中的商业秘密保护条款的相关内容，这里就不再赘述。这里只是想指出的是，在特许经营协议签订之前，特许人依据信息披露原则，应将其经营状况的有关信息披露给受许人，作为其是否加盟特许经营体系的考虑因素。这时双方虽尚未签订正式的特许协议，但受许人仍然应承担由于“先合同义务”而产生的维护特许人商业秘密的义务。如果受许人擅自利用或向第三人披露这些信息，其行为同样构成对特许人商业秘密权的侵犯。

2.反不正当竞争法的保护

对特许经营中特许人商业秘密的侵犯，破坏了公平竞争的市场秩序，当然为《反不正当竞争法》所禁止。各国几乎都在各自的反不正当竞争法中对盗取商业秘密行为的处罚进行了规定。如我国《反不正当竞争法》就具体规定了商业秘密的定义、构成，并具体列举了几种构成侵犯商业秘密的行为以及构成侵权的人必须承担的行政、民事及刑事法律责任。但是在美国，对商业秘密的保护仍然由各州的普通法加以规范，联邦反不正当竞争法的范畴并不包括“盗窃他人商业价值”；同时《反不正当竞争法重述》规定竞争者就无形的商业价值不享有排他性的权利，但依据联邦法、州法、国际公约可以起诉盗用，或者因为违法合同、侵犯普通法版权法而可以起诉的盗用除外。因此，特许人要想通过反不正当竞争法保护其商业秘密权不受侵犯，还必须详细了解当地国反不正当竞争法的具体规定，采取相应的措施加以应对。

3.商业秘密保护的新途径——版权法保护

传统上对于商业秘密的保护都是归反不正当竞争法管辖。随着商业秘密形式的多样性，传统的保护方式已经越来越难以对商业秘密进行全方位有效保护。考虑到特许经营中的经营手册里往往包含有大量的商业秘密或专有技术，因此在特许经营中，考虑以版权保护的方式对商业秘密进行保护不失为一种可行的选择。版权与商业秘密权的竞合可以为商业秘密构筑双重保护。版权从促进科学技术进步，维护版权人合法权益的角度，对商业秘密进行保护；商业秘密权从维护公平竞争环境，保护商业秘密权人合法权益的角度对商业秘密进行保护。因此在特许经营中，特许人可以考虑将特许经营有关的商业秘密汇编成册，形成保密文件。这一方面有利于对其进行统一的制作、发放、保管、借阅及回收销毁工作，从而比较容易地限制商业秘密的知悉范围与程度；另一方面，汇编成册的商业秘密可以构成版权法上的作品，从而享有版权法的保护。

4.商业秘密法的保护

基于商业秘密的“财产权理论”或“义务理论”，为了维护商业活动中的道德准则和鼓励发明，部分国家还专门制定了《商业秘密法》对权利人的商业秘密加以专门保护。如美国的《统一商业秘密法》就详细地规定了商业秘密的构成、合理的保护措施及救济措施。不过《统一商业秘密法》也规定了在一定情况下商业秘密所有人不享有商业秘密法上的保护：（1）所有人的商业秘密被其出售的含有商业秘密的产品所披露，并且该商业秘密从其产品上是易于被发现的；（2）商业秘密被商业秘密所有人以外的人公开披露，如果该人是独立开发或发现该商业秘密的。因此特许人应当要求受许人根据当地国的商业秘密法，谨慎地进行其商业经营行为，防止其商业秘密被合法公开。

（三）侵犯商业秘密的法律责任及救济方式